El uso de la marca. Obligación para el titular registral

1. La marca.

Que la marca sea el principal activo de una empresa, por encima de las patentes, es un hecho. Es cierto que la patente te da una ventaja competitiva en el mercado; la ventaja del pionero, y que obtenerla es muy costosa y que da ingentes beneficios. Sin embargo, únicamente con ella, nuestro producto no se da a conocer en el mercado. Para ello es necesario que dicho producto tenga un nombre con el cual dar a conocer nuestro producto.

La marca se define en nuestra ley como “todo signo susceptible de representación gráfica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras”. Por tanto, además de tener que representarse gráficamente (una simple palabra ya es una representación gráfica) ha de distinguir. Esa y no otra es su principal función, DISTINGUIR.

2. Tras la concesión de la marca.

Hemos dejado claro en que consiste una marca, o mejor dicho, cual es la función que tienen las marcas en el mercado. Sin embargo, una vez concedida nuestra marca, con la cual tenemos el poder de prohibir a terceros a que hagan uso de ella, tenemos una obligación: La de usarla para los productos o servicios para los que la marca ha sido registrada. ¿Qué significa esto?
No olvidemos que la marca es una concesión administrativa. El proceso para obtenerla es simple, a priori: primero se realiza una solicitud ante la oficina correspondiente (OEPM, EUIPO, OMPI o la oficina del país correspondiente) una vez hecho eso la marca es objeto de examen por la oficina y es publicada para que terceros puedan oponerse a dicha solicitud, por considerar que la solicitud colisiona con la suya. En caso de que nuestra marca salve dichos obstáculos será concedida, publicada, y ya solo tendremos que acordarnos de los trámites burocráticos a los 10 años para renovarla, si lo deseamos. ¿O quizás no?
Decimos esto porque la principal obligación del titular de la marca es usarla. Para ello la ley española y el Reglamento de Marca de la UE da un plazo de 5 años desde la concesión de la misma para que el titular marcario comience a usarla en la clase de productos y servicios para los que fue registrada, salvo causa justificada. En dicho plazo, por tanto, podemos definir nuestra estrategia de marketing para dar a conocer a nuestra marca, invertir en publicidad, contratos de patrocinio, naming, etc.

Recientemente, esto que acabamos de señalar ha sido refrendado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en Sentencia de 21 de diciembre de 2016, en el asunto C-654/15 Länsförsäkringar AB y Matek A/S. Según la referida sentencia: “durante el período de cinco años consecutivo al registro de una marca de la Unión, el titular de ésta puede prohibir a terceros, en el supuesto de que exista un riesgo de confusión, el uso en el tráfico económico de cualquier signo idéntico o similar a su marca para todos los productos y servicios idénticos o similares a aquellos para los que la marca haya sido registrada sin tener que demostrar el uso efectivo de dicha marca para esos productos o servicios”.
Del mismo modo, una vez superados esos primeros cinco años, indica la ley que para evitar sanciones, la marca no puede superar un periodo ininterrumpido de cinco años sin ser usada, salvo causa justificada.

¿Cuáles son dichas causas justificadas de falta de uso a las que hemos hecho alusión? La ley indica que se consideran como causas justificadas “las restricciones a la importación u otros requisitos oficiales impuestos a los productos o servicios para los que esté registrada”.

Dejando claro que la principal obligación del titular marcario es usar su marca. ¿Qué sucede si no hago uso de ella?

Siguiendo con el principio teleológico del uso nuestra legislación castiga su falta con la caducidad de la marca. La caducidad no se produce ex officio, (cosa que en la ley de 1988 si ocurría) si no que ha de ser solicitada a instancia de parte. En otras palabras, si nuestra marca no la estamos usando y llega un competidor que solicita una marca muy similar a la nuestra, cuando no idéntica, puede éste incoar un procedimiento de caducidad para tratar de declarar nuestra marca caducada; o más rocambolesco aún, podemos ser nosotros los que formulemos una oposición ante la oficina correspondiente, o incluso demandar por infracción marcaria y ver que, en la contestación a dicha oposición o contestación a al demanda, el contrario incoe un procedimiento de caducidad por falta de uso de nuestra marca.

3. ¿Qué hacer para justificar el uso de la marca?

Ley nos indica que el uso ha de ser REAL y EFECTIVO. ¿Qué quiere eso decir? Básicamente, que se use públicamente y hacia el exterior. Es decir, que el público perciba nuestro signo como marca y que tenga presencia en el exterior. Entre dichos actos cabe destacar:

El uso directo de la marca por el titular.

A través de la venta de productos o la prestación de servicios. Este es el uso más común, y más sencillo de demostrar. Cuando los productos comercializados con nuestra marca hayan sido introducidos en el concreto sector para el que están registradas. Para considerar que dicho uso es suficiente en primer lugar, ha de entenderse que hay una explotación comercial continua, y en segundo lugar, que en relación al sector y la dimensión de la empresa titular de la marca, la cifra de ventas alcance un cierto nivel.
Uso publicitario de la marca.

Sin la publicidad las marcas de poco sirven. Ciertamente, la publicidad es el alimento del que las marcas se nutren y, a través de ella, consiguen cumplir con su función principal que, como ya hemos dicho, es distinguir el origen empresarial de bienes y servicios. Por tanto, para que se considere que de nuestra marca se está haciendo un uso real y efectivo es muy importante que haya campañas publicitarias asociadas a nuestra marca. Solo así llegaran al consumidor.
Ventas de sondeo.

Muy relacionado con el uso publicitario, se encuentran las ventas de sondeo. A través de ellas, el titular de la marca puede conocer de primera mano la aceptación que tendrá su producto en el mercado a la hora de comenzar con la comercialización de dichos productos, para los que se ha solicitado la marca. Huelga decir que para que se considere que hay un uso efectivo ha de existir una intención real de comercio, por lo que si dichas ventas de sondeo son en realidad un subterfugio, la carga del uso de la marca se verá incumplido, por lo que podría acarrear que nuestra marca quede incursa en causa de caducidad.

En el otro lado de la moneda, tenemos que tener en cuenta que, no se considera uso todo acto que no conlleve una introducción real de los productos en el mercado. Podemos considerar que no hay un uso real de la marca cuando el titular se limita a realizar actos preparatorios como la creación de etiquetas, los envases o el diseño de la marca. Tampoco se considerara usada la marca, aun cuando esté registrada pero los productos no salgan de los almacenes del titular, ya que no se introducen en el circuito comercial. Es decir, no puede haber un uso privado de la marca, pues como dijimos más arriba el uso ha de ser público y hacia el exterior.

Por último, todos los actos arriba descritos los podríamos considerar como actos directos de uso marcario. Sin embargo, nada impide al titular para que haga un uso indirecto de la marca a través del uso por un tercero debidamente autorizado para tal efecto.

4. Conclusión.

Las marcas se conceden para ser usadas. Sin embargo, en ocasiones se solicitan marcas para varias de clases. La regla general es que si dicha solicitud se realiza para varias clases es porque el titular tiene claro que va a comercializar la marca para diferentes productos y/o servicios. No obstante, hay ocasiones en las que se registran marcas en clases para las que no van a ser usadas real ni efectivamente. Esta práctica del “y si…” pensando que así nos estamos adelantando y salvaguardando nuestros intereses, puede que finalmente se nos vuelva en contra, y finalmente nos quedemos sin nuestra marca haciendo baldíos nuestros esfuerzos por conseguirla. Lo más eficiente en el momento de solicitar una marca es realizar primero un estudio de viabilidad marcario mediante el cual saber las opciones que tiene nuestra marca de permanecer en el tiempo. Además, claro está, de registrarla para los productos y servicios para los que vamos a usarla, o bien, estemos seguros de que en un periodo corto de tiempo vayamos a introducirla en el mercado. Y por supuesto, una vez que esté en el mercado no tenemos que olvidarnos de alimentarla para que su fuerza distintiva crezca, puesto que al crecer en distintividad a buen seguro que la empresa a la que dicha marca está asociada también vera sus cuentas crecer.