Nueva Ley de Patentes

El 1 de abril ha entrado en vigor nueva Ley de Patentes (Ley 24/2015, de 24 de julio) que sustituye a la actual, del año 1986, introduciendo numerosas novedades entre las que destacamos las siguientes:

 

Patentes

  • Desaparece el actual “Procedimiento General de concesión” (sin examen) y se establece un único procedimiento de concesión con examen sustantivo de patentabilidad que incluye un examen de novedad y de actividad inventiva.
  • Se adelanta el pago de la tasa de preparación del IET al momento de solicitar la patente. De esta forma se obtiene antes el resultado de la búsqueda de antecedentes y una primera opinión del examinador, facilitando al solicitante la información necesaria para decidir mantener su solicitud y/o patentar en el extranjero dentro del plazo de prioridad.
  • El procedimiento de oposición por parte de terceros contra la concesión de la patente pasa a ser post-concesión. El plazo para la presentación de oposiciones es de seis meses a partir de la publicación de la concesión de la patente el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI).
  • Desaparece la figura de la “patente de adición”, que en la Ley 11/1986 permitía añadir formas de realización o perfeccionamientos a una patente concedida y en vigor sin necesidad cumplir con el requisito de actividad inventiva. Esta posibilidad no existe en la nueva ley.

 

Modelos de Utilidad

  • La novedad requerida para la válida concesión de un modelo de utilidad será la misma que la exigida para las patentes de invención (novedad absoluta frente a la “novedad nacional” de la antigua Ley 11/86). Sin embargo, se ha mantenido el requisito de una menor actividad inventiva frente a las patentes.
  • Se amplía el ámbito de protección de los modelos de utilidad. Se incluyen los productos o composiciones químicas como invenciones protegibles mediante un modelo de utilidad, pero excluyendo las invenciones relativas a materia biológica y las sustancias y composiciones farmacéuticas. Se mantiene la exclusión referente a las invenciones de procedimiento.
  • La tramitación de una solicitud de modelo de utilidad no incluye una búsqueda de antecedentes ni un examen sustantivo de patentabilidad. Sin embargo, para el ejercicio de acciones relativas a los derechos de exclusiva derivados de un modelo de utilidad será preciso haber obtenido o solicitado previamente un lnforme sobre el Estado de la Técnica (IET). Se trata del mismo IET que es realizado por la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para las solicitudes de patentes. El lET realizado tendrá carácter público.

 

Disposiciones comunes a patentes y modelos de utilidad

  • Se establece la obligatoriedad de presentar en la OEPM las invenciones realizadas en España. Si el solicitante tuviera su domicilio, o sede social o residencia habitual en España se presumirá salvo prueba en contrario, que la invención se realizó en territorio español. A falta de cumplimiento de esta obligación, la patente no producirá efectos en España.
  • El titular de una patente concedida podrá solicitar voluntariamente ante la OEPM en cualquier momento de su vida legal que la misma sea revocada o bien limitada modificando las reivindicaciones.
  • La nueva Ley elimina permite la nulidad parcial de una reivindicación.
  • Se hace mención explícita a los equivalentes técnicos para determinar el alcance de la protección conferida por una patente.
  • Se simplifica el procedimiento de concesión de las licencias obligatorias que podrán ser solicitadas cuando la explotación de la patente haya sido interrumpida durante más de un año (en la Ley 11/1986 este plazo era de tres años). Las partes podrán designar un mediador común o bien nombrar cada una un experto. A falta de acuerdo entre las partes la OEPM resolverá sobre la concesión de la licencia.
  • Para los emprendedores que tengan consideración de persona física o de pequeña y mediana empresa (PYME), se aplica una reducción del 50% en las tasas y anualidades siguientes: tasa de solicitud, tasa de petición del IET, tasa de examen sustantivo y anualidades tercera, cuarta y quinta.
  • Se regulan con mayor detalle las condiciones que rigen entre el empleado y el empresario en las Invenciones laborales (invenciones realizadas en el marco de una relación de empleo o de servicio) así como para las invenciones realizadas por el personal investigador de las Universidades Públicas y de los Entes Públicos de Investigación.
  • Se menciona expresamente la posibilidad de que las partes en litigio recurran a la mediación o al arbitraje. Quedan excluidas las cuestiones relativas a los procedimientos de concesión y de oposición, así como los recursos cuando el objeto de la controversia sea el cumplimiento de requisitos exigidos para la concesión, el mantenimiento o la validez de un título. Se otorga a la OEPM un papel de institución mediadora y arbitral.

 

Certificados complementarios de protección

  • Se incluyen explícitamente los Certificados complementarios de protección de medicamentos y de productos fitosanitarios entre los títulos regulados por la Ley de Patentes.

 

Normas procesales

  • Se introducen nuevas normas procesales en relación con la limitación de la patente en el marco de un procedimiento judicial. Así el titular de la patente podrá defender su validez en la forma en la que fue concedida y/o en forma limitada.
  • La nueva Ley introduce los escritos preventivos en el sistema procesal español. Según esto, cualquier persona que espere ser objeto de una solicitud de medidas cautelares sin audiencia de parte podrá presentar un escrito preventivo explicando por qué las medidas cautelares no deberían concederse. Al titular de la patente se le notificará la presentación del escrito preventivo.
  • Con la nueva Ley, sólo serán competentes para conocer de los casos de patentes aquellos los Juzgados Mercantiles a los que se les haya atribuido competencia exclusiva para conocer de casos de patentes (nuevos Juzgados de Patentes).
  • Si bien la Ley de Enjuiciamiento Civil establece con carácter general un plazo de 20 días para contestar a una demanda, a contar desde la notificación de la misma, la nueva Ley de Patentes ampliará dicho plazo a 2 meses para los litigios de patentes.
  • En relación con los daños y perjuicios, la nueva Ley clarifica que el titular de la patente puede elegir entre su beneficio dejado de obtener o el beneficio del demandado. Se establecen además indemnizaciones coercitivas para garantizar el cese de la actividad infractora.
  • La nueva Ley de Patentes permitirá que, en casos en los que se discute la validez de la patente, se requiera a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) para que emita un informe sobre los aspectos en los que las periciales de las partes sean contradictorias.