¿Cuándo podemos decir que una marca se parece a otra? (Tribunal de Justicia asunto C 342/97, entre otras):
- El público pertinente serían los destinatarios de las marcas y hay que evaluar cómo dicho público aprecia la similitud de las mismas.
Salvo que se trate de productos o servicios muy especializados en que sus destinatarios son profesionales cualificados, se acude a la figura del consumidor medio, normalmente informado y
razonablemente atento y perspicaz.
El consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar y rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que
debe confiar en la imagen imperfecta que conserva en la memoria.
- La comparación de los signos debe realizarse desde los planos fonético o literario, gráfico o visual y conceptual (fundamentalmente se refiere al significado de las palabras que contiene la marca). Es suficiente con que se dé uno de estos tipos de similitud.
La visión de conjunto de los signos, no excluye el estudio analítico y comparativo de los elementos integrantes de los respectivos signos en orden a evaluar la distinta importancia en relación con las circunstancias del caso, pues pueden existir elementos distintivos y dominantes que inciden en la percepción del consumidor, conformando la impresión comercial, pues lo que se prohíbe es la desintegración artificial de los signos. Hay que evaluar la importancia que debe atribuirse a estos diferentes elementos, teniendo en cuenta la categoría de productos o servicios contemplada y las condiciones en las que éstos se comercializan.
Hay otros principios como el factor tópico, es decir que existe similitud cuando las marcas coinciden en su primer componente, ya que es el que más fácilmente retiene el consumidor (cuando por
ejemplo una marca de dos palabras coincide en su primera palabra con otra).
- Principio de especialidad: es decir que exista identidad o similitud de los productos y servicios.
Según el llamado principio de especialidad, las diferencias existentes entre los productos o servicios es un criterio básico del análisis comparativo entre marcas, con el mismo rango que las diferencias o similitudes fonéticas, gráficas y,/o conceptuales entre los distintivos en contienda.
Ley de Marcas, exige, para que se produzca la prohibición general de acceso al Registro de una marca, la concurrencia de las siguientes circunstancias: a) que exista identidad o semejanza
fonética, gráfica o conceptual con una marca o nombre comercial anteriormente solicitado o registrado, y b) que tenga por finalidad designar productos o servicios idénticos o similares a los que ampara la marca precedente, o guarden relación con la actividad amparada por el nombre comercial ya registrado o solicitado.
En estas prohibiciones generales, a diferencia de lo que ocurre en casos especiales (marca renombrada), basta que no se dé una de estas circunstancias para que desaparezca la prohibición, y
deba permitirse el acceso al Registro de la marca solicitada. Esto quiere decir, en primer lugar, que, aunque se produzca la similitud de los signos, no habrá prohibición si los productos, servicios y actividades designados son diferentes, y en segundo término, que aunque los productos, servicios y actividades sean iguales, tampoco operará la prohibición si no existe similitud en los signos.
Por tanto, el objeto del derecho sobre la marca es un signo puesto en relación con una clase de productos o servicios (regla de la especialidad de la marca). Como señala la doctrina, esta
asociación de signo y producto se transforma de esta forma en una verdadera marca cuando la contemplación del signo produce en la mente de los consumidores las representaciones en torno al
origen empresarial, calidad y, en su caso, buena fama de los productos (goodwill).
Esta similitud de ámbitos de aplicación no viene determinada por la clasificación de las clases que hayan protegido las marcas.
El riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Las marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor.
Para determinar el carácter distintivo de una marca, se debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada
atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas.
Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento
descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia
empresarial determinada gracias a la marca.
- Principio de interdependencia:
La apreciación global mencionada implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las
marcas y la existente entre los productos o los servicios cubiertos. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios cubiertos puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa.
- Riesgo de asociación.
El Tribunal de Justicia ha declarado reiteradamente que el concepto de riesgo de asociación no es una alternativa al concepto de riesgo de confusión, sino que sirve para precisar el alcance de éste. En consecuencia, la protección de una marca registrada depende, de la existencia de un riesgo de confusión.
- No recurrir una resolución de la OEPM no afecta a la existencia de similitud.
Por ejemplo en un determinado supuesto la jurisprudencia ha declarado que “en el recurso se alega la buena fe de la recurrente en el sentido de que adquirió en 2016 una marca registrada que
designaba unos productos determinados tras un procedimiento de oposición y confiando en los signos externos de legitimidad que derivan de la tolerancia y aceptación por parte de la actora al
aquietarse a la resolución de la OEPM, por lo que no ha hecho más que usar su marca para designar los productos para los que estaba autorizada. Sin embargo, para el ejercicio del ius prohibendi de los artículos 9.2.b) RMUE y 34.2.b LM basta simplemente con el riesgo de confusión con independencia del ánimo subjetivo del tercero infractor. Cosa distinta es la pretensión de indemnización de daños y perjuicios aparejada a la acción de infracción ( artículos 41.1.b y 42 LM ) en la que sí se tiene en cuenta la culpa o negligencia del infractor”.
Tomás Andrade.