Se trata de un principio que ya fue desterrado hace bastante tiempo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea con una gran repercusión mediática y que quiero recordar ahora, porque sigue teniendo importancia cuando se evalúan acciones de infracción marcarias y sus consecuencias.
El supuesto de hecho es el siguiente: existe un titular de una marca previa y un tercero tiene el registro posterior de una marca similar y el titular de la marca anterior ejerce una acción por infracción de marca.
Según la anterior jurisprudencia del Tribunal Supremo, el titular de la marca anterior además de ejercitar acción de infracción marcaria tenía que ejercer la acción de nulidad contra la marca posterior, para que dicha nulidad conllevará la desaparición de la apariencia de buen derecho que supone el uso de una marca registrada.
En la práctica ello suponía que al dictar sentencia el tribunal tenía que evaluar con anterioridad la existencia de la mencionada nulidad, para que una vez declarada la misma, se evaluará la acción de violación, ya que se entendía que el titular de un derecho de marca registrada goza de una apariencia de buen derecho porque quien usa un derecho concedido no puede dañar a otro en el ejercicio de dicho derecho hasta que no se declare su nulidad; "quien usa su derecho a nadie lesiona" (qui suo iure utitur neminem laedit).
Además los efectos de la nulidad por similitud con una marca posterior, tiene efectos ex tunc, como si nunca hubiera existido, salvo a decisiones sobre violación de marca que ya hubieran adquirido fuerza de cosa juzgada antes de la declaración de nulidad y a contratos cumplidos con anterioridad a la fecha de la resolución de nulidad (como contratos de licencia), siempre que se actúe bajo las exigencias de la buena fe.
Este principio de principio de Inmunidad registral fue desterrado por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de forma que tener una marca registrada de manera posterior no otorga inmunidad frente a los derechos prioritarios de una marca anterior.
Así se ha recogido de forma reiterada en todas las instancias de los tribunales españoles. Valga como botón de muestra la Sentencia de 18 de julio de 2.019 de la Audiencia Provincial de Alicante (Sección 8ª), ponente: Ilmo. Sr. D Enrique García-Chamón Cervera, que declara lo siguiente:
“iii) la llamada tesis de la "inmunidad registral" está actualmente superada por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su Sentencia de 21 de febrero de 2013 (TJCE 2013, 52) (C-561/11) y Auto de 10 de marzo de 2015 (TJCE 2015, 110) (C-491/14) y por la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo ( SSTS de 14 (RJ 2014, 6128) y 28 de octubre de 2014 (RJ 2014, 6749) ) que concluyen que el derecho exclusivo del titular de una marca de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca”.
Además, esta solución jurídica guarda mayor conexión con la llamada marca de cobertura del artículo 37.3 de la Ley de Marcas que declara que “el derecho de marca no podrá invocarse para eximir a su titular de responder frente a las acciones dirigidas contra él por violación de otros derechos de propiedad industrial o intelectual que tengan una fecha de prioridad anterior”, donde como vemos no se exige que se declare previamente la nulidad de la marca posterior.
Volviendo a la cuestión práctica, lo descrito anteriormente supone que podemos ejercitar la acción de violación contra el titular de una marca registrada posterior sin necesidad de solicitar que se declare la nulidad de la misma. Esto implica que quedará una marca registrada como vigente en una especie de limbo, ya que no puede usarse porque constituiría una infracción de la marca anterior según declara una sentencia.
Esto puede tener consecuencias prácticas, ya que podría ocurrir por ejemplo, que el titular anterior no llegara a renovar su marca y la posterior infractora siguiera vigente (pero no constaría ninguna anotación registral declarando su nulidad).
Por ejemplo podría darse el caso en que cuando se realizan búsquedas de anterioridades marcarias para solicitar una nueva marca apareciera la existencia de la marca infractora sin eficacia alguna, cuando resulta que el titular de la marca anterior ya ha renunciado su marca anterior por lo que habría desaparecido el conflicto y un tercero podría registrarla. Al realizar dicha búsqueda se renunciaría a una solicitud de marcas por existir un precedente totalmente ineficaz.
En cualquier caso, es necesario tener en cuenta la desaparición del principio de inmunidad registral y considerar según el caso concreto si a pesar de ello, es conveniente ejercitar de forma conjunta la acción de violación con la de nulidad de la marca posterior.
Tomás Andrade.