Esta es una de las cuestiones esenciales de la propiedad industrial y que está regulada por convenios internacionales (Convenio de la Unión de París de 1883, revisado posteriormente en varias ocasiones).
Se trata de uno de los problemas más importantes que se generan en la propiedad industrial ya que el principio básico consiste en que las marcas solo se adquieren por el registro (art 2 LM “el derecho de propiedad sobre la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado). Suele ocurrir cuando una empresa importante y con una marca bastante famosa, quiere implantarse en un nuevo país donde resulta que hay un tercero que ya ha registrado dicha marca.
Por tanto, el supuesto de la marca notoria se trata de un supuesto excepcional, donde sí que se protege la marca aunque no se haya registrado y se puede defender dicha marca no inscrita frente a otras posteriores.
En general, se entiende por marca notoria aquella que es bien conocida en los sectores comerciales donde despliega sus efectos.
Ahora bien, para su protección se requiere que dicha marca sea notoriamente conocida en España, por lo que dicha protección requiere de un esfuerzo probatorio importante y desde una posición siempre defensiva, para impedir que otro registre su marca.
Sin embargo, si dicha marca notoria se hubiera registrado, tendría desde el principio una protección reforzada que va más allá del riesgo de confusión (similitud de denominaciones y productos/servicios), ya que se protege a quienes, sin causa, se aprovechen del renombre o del carácter distintivo de la marca o su uso pueda perjudicar a los mismos.
Son famosos los casos de Apple Corps vs. Apple Inc. cuyo conflicto legal duró años terminando en un acuerdo millonario. Burger King en Australia, que tuvo que actuar bajo el nombre de “Hungry Jack’s” Pinterest en Europa. Tesla en China, que no pudo usar marca hasta que llegó a acuerdo millonarios, etc.. Por el contrario se consiguieron proteger marcas notorias no inscritas como el caso en España de la marca MasterChef contra la marca MasterCheff Gallery Cook. Caso Bimbo vs Bimbo (México/España). Caso Taco Bell en mercados internacionales. Casos Starbucks vs imitaciones (Europa/EEUU.),etc.
Como conclusión, sí que podemos decir que la marca notoria no registrada tiene una protección, pero desde luego si hubiera estado registrada, tendría una protección mucho más reforzada, por eso es tan importante un buen asesoramiento a tiempo.